Merkenonderzoek (trademark clearance)

De vraag

Je hebt een nieuwe naam voor een bedrijf, product of dienst en staat op het punt er geld in te steken: ontwerp, verpakking, website, campagne. Vooraf wil je twee dingen weten. Kun je de naam gebruiken zonder dat een ouder recht van een ander je stopt? En kun je hem laten inschrijven?

Het risico stopt niet bij een identieke naam. Een merk dat klinkt als een ouder merk, of in een andere taal hetzelfde betekent, kan genoeg zijn voor een oppositie, een weigering of een brief van de advocaat van een concurrent. Een merk wijzigen na de lancering kost veel meer dan het vooraf onderzoeken. In onze Knowledge Base lees je wat een clearance-onderzoek is en wat niet.

Meestal komen klanten in een van deze situaties bij ons: een start-up die een bedrijfs- of productnaam kiest, een bureau dat een shortlist aan een klant voorlegt, een gevestigd bedrijf dat een merk uitbreidt naar een nieuwe productlijn of een nieuw land, of een bedrijf dat een brief van een concurrent kreeg en wil weten hoe kwetsbaar het is. Het werk verschilt in diepgang, maar de vragen zijn dezelfde.

Onze aanpak

We werken in fasen. Na elke fase tekent een advocaat af voordat de volgende begint.

Eerst nemen we je briefing op: de naam of het logo, de waren en diensten en de landen waar je actief wilt zijn. Daarna toetsen we de absolute weigeringsgronden: is het teken beschrijvend, generiek of om een andere reden niet inschrijfbaar? Dat doen we in alle 24 officiële EU-talen, want onder de Uniemerkenverordening (artikel 7, lid 2) volstaat een weigeringsgrond in maar een deel van de Unie om een Uniemerk te blokkeren.

Dan volgt het eigenlijke onderzoek met onze clearance-engine. Die doorzoekt merkenregisters via TMview (meer dan 70 IP-bureaus) en modellen via DesignView. Buiten de registers kijken we naar domeinnamen, het open web, handles op sociale media, online marktplaatsen en bedrijvenregisters, want oudere rechten staan niet alleen in het merkenregister.

De resultaten beoordelen we daarna op relatieve weigeringsgronden. We scoren de overeenstemming visueel, fonetisch en begripsmatig, gekoppeld aan de gelijkenisinstrumenten van het EUIPO en de geharmoniseerde databank van waren en diensten (TMclass), en we zoeken conflicten over klassen heen volgens de Nice-classificatie. Hoe die elementen wegen, lees je bij overeenstemming tussen merken. Is een gesprek met een oudere merkhouder denkbaar, dan checken we ook bestaande coëxistentieovereenkomsten.

Jij kiest de diepgang. Een snelle check past bij een eerste idee of een shortlist. Een voorafgaand onderzoek past bij een naam waar je naartoe neigt. Een volledige clearance past bij een merk waarin je zwaar investeert of dat je in meerdere markten lanceert. Twijfel je nog tussen kandidaten, dan kunnen we ze eerst taalkundig screenen in 36 talen, zodat je geen naam onderzoekt die elders iets ongelukkigs betekent.

Wat je mag verwachten

Je krijgt een gestructureerd clearance-advies. Elk conflict staat erin met zijn risiconiveau, de motivering en de argumenten voor en tegen. Het advies eindigt met een aanbeveling: doorgaan, doorgaan mits aanpassingen (een andere schrijfwijze, beperktere waren en diensten, een andere klasse), doorgaan en opvolgen, of de naam niet gebruiken.

Een vergelijkend rapport in Word, Excel of PDF zet je kandidaten naast elkaar, handig als een marketingteam moet kiezen tussen drie namen.

Het resultaat is een risico-advies, geen garantie. Een onderzoek vindt alleen wat op dat moment in de registers en op het web staat, en een gunstig resultaat bindt geen derde die later een merk indient. Is het advies gunstig, dan gaan we meteen door naar de indiening van de aanvraag, met de waren en diensten die we hebben onderzocht.

Een kort voorbeeld. Een Gents softwarebedrijf heeft drie kandidaat-namen voor een nieuw analyseproduct. We doen een snelle check op alle drie en laten er meteen een vallen, omdat de betekenis in een andere EU-taal ongelukkig is. Voor de overige twee doen we een voorafgaand onderzoek. Een van beide blijkt dicht bij een ouder merk in een aangrenzende klasse te zitten, met een risico dat we als gemiddeld beoordelen. Het bedrijf kiest de andere, wij bevestigen die met een volledige clearance en het advies gaat door naar de indieningsfase. Het team heeft een paar dagen aan checks besteed, geen maanden aan een merk dat het later had moeten opgeven.

Volgende stap

Stuur ons de naam, de waren en diensten en de landen die ertoe doen, en vertel hoe ver het project staat. Wij stellen het passende niveau voor.

Plan een afspraak of neem contact op.