Overeenstemming tussen merken begrijpen

Het juridisch kader

Drie vragen in de merkenpraktijk draaien om dezelfde toets: kan een nieuw merk worden ingeschreven, kan het worden gebruikt en moet je oppositie voeren tegen het merk van een ander. In het Unierecht is die toets het verwarringsgevaar, met inbegrip van het gevaar voor associatie. Ze staat als relatieve weigeringsgrond in artikel 8, lid 1, b), van de Uniemerkenverordening (UMVo) en als inbreukcriterium in artikel 9, lid 2, b). Het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) hanteert dezelfde norm, die voortvloeit uit Richtlijn (EU) 2015/2436.

Het Hof van Justitie heeft de methode uitgewerkt. De beoordeling is globaal (Sabel, C-251/95; Canon, C-39/97; Lloyd Schuhfabrik, C-342/97). Ze houdt rekening met alle relevante factoren en gebeurt vanuit het oogpunt van de gemiddelde consument van de betrokken waren. Die is redelijk geïnformeerd en omzichtig, maar ziet zelden twee merken naast elkaar en moet op een onvolmaakte herinnering vertrouwen.

Vier elementen keren steeds terug:

• De overeenstemming van de tekens: visueel, fonetisch en begripsmatig, beoordeeld naar de totaalindruk, met aandacht voor onderscheidende en dominante bestanddelen.
• De overeenstemming van de waren en diensten: hun aard, bestemming, wijze van gebruik en of ze concurrerend of aanvullend zijn.
• Het onderscheidend vermogen van het oudere merk, inherent of verworven door gebruik. Een sterk merk heeft een ruimere beschermingsomvang.
• Het relevante publiek en het grondgebied: bij een Uniemerk kan een conflict in een deel van de Unie, zelfs één taalgebied, volstaan.

De elementen hangen van elkaar af. Een grote overeenstemming tussen de waren kan een mindere overeenstemming tussen de tekens compenseren, en omgekeerd. Voor een conflict heb je wel enige overeenstemming van beide nodig: identieke tekens voor duidelijk niet-gelijkaardige waren leiden niet tot verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, b). Een merk met reputatie kan dan nog wel beschermd zijn op grond van artikel 8, lid 5.

De classificatie beslist niet over de overeenstemming. Waren zijn niet gelijkaardig louter omdat ze in dezelfde Nice-klasse staan, en niet ongelijkaardig omdat ze in verschillende klassen staan (artikel 33, lid 7, UMVo). Zie de Nice-classificatie.

In de praktijk

Visueel. We vergelijken merken op lengte, opbouw, gemeenschappelijke letters en de plaats van de afwijkende delen. Consumenten letten meestal meer op het begin van een woord, dus "Alvento" en "Alventa" liggen dichter bij elkaar dan "Alvento" en "Valento". Beeldelementen tellen mee, maar het woordbestanddeel domineert vaak de totaalindruk, omdat consumenten een product bij zijn woorden noemen.

Fonetisch. We vergelijken merken zoals ze klinken, in de talen van het relevante publiek. Een merk dat er op papier anders uitziet, kan in het Nederlands, Frans of Engels hetzelfde klinken. Daarom mist een zoekopdracht die alleen naar spelling kijkt echte conflicten.

Begripsmatig. Brengen beide merken hetzelfde idee over, dan kunnen ze worden verward, ook al zien en klinken ze anders. Heeft het ene een duidelijke betekenis voor het publiek en het andere niet, of hebben ze een verschillende betekenis, dan kan het begripsmatige verschil de visuele en fonetische overeenstemming neutraliseren. Dat werkt alleen als het publiek de betekenis meteen begrijpt.

Zwakke elementen. Beschrijvende of lovende bestanddelen wegen minder zwaar. Is het gedeelde deel van twee merken beschrijvend, zoals "Bio" voor biologische voeding, dan brengt dat gemeenschappelijke element de merken niet veel dichter bij elkaar.

Neem een Mechels bedrijf dat boekhoudsoftware maakt onder de naam "Ledgro" en een concurrent die "Ledgrow" aanvraagt voor loonadministratiesoftware. De tekens verschillen in één letter en klinken identiek, en de waren liggen dicht bij elkaar. Verwarring is waarschijnlijk, ook al is het tweede merk niet identiek. Vraagt de concurrent "Ledger Pro" aan, dan is het gedeelde element "Ledger" waarschijnlijk beschrijvend voor boekhoudsoftware en is het beeld minder duidelijk.

Dezelfde toets loopt door ons werk. Bij een merkenonderzoek bepaalt ze hoe ernstig een treffer is. Bij een merkbewaking bepaalt ze welke nieuwe aanvragen jou bereiken, en bij een oppositie is ze het argument zelf. Onze technologie scoort tekens visueel, fonetisch en begripsmatig om het werk te ordenen; een advocaat doet de juridische beoordeling.

Veelgestelde vragen

Moeten twee merken identiek zijn om te botsen?

Nee. Identiteit is één grond, maar verwarringsgevaar tussen gelijkaardige merken voor gelijke of soortgelijke waren is de gebruikelijker grondslag voor weigeringen, opposities en inbreukvorderingen.

Volstaat een andere klasse om veilig te zijn?

Niet noodzakelijk. De overeenstemming van waren beoordeel je inhoudelijk, niet per klasse. Waren in verschillende klassen kunnen gelijkaardig zijn en waren in dezelfde klasse niet.

Voorkomt een beeldelement verwarring?

Soms, maar niet betrouwbaar. Is het woordbestanddeel onderscheidend en dominant, dan neemt een logo het verwarringsgevaar vaak niet weg.

Kan een beroemd merk een heel ander product blokkeren?

Ja, als het een reputatie heeft en jouw gebruik er ongerechtvaardigd voordeel uit trekt of afbreuk doet aan zijn onderscheidend vermogen of reputatie (artikel 8, lid 5, UMVo), ook zonder verwarring.

Hoe dit samenhangt

Zowel merkenonderzoek als merkbewaking en oppositie passen deze toets toe. Ze zit ingebouwd in onze clearance-engine en onze merken- en modellenbewaking.