Wat is een merkenonderzoek (clearance search)?

Het juridisch kader

Een merkenonderzoek of clearance search is het onderzoek dat je vóór de aanvraag of lancering van een merk doet, om oudere rechten te vinden die de inschrijving of het gebruik kunnen blokkeren. De wet verplicht er niet toe. Maar ze legt wel uit waarom het loont.

Bij een aanvraag bij het EUIPO of het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) onderzoekt het bureau alleen de absolute weigeringsgronden: is het teken bijvoorbeeld beschrijvend, mist het onderscheidend vermogen of is het misleidend (artikel 7 van de Uniemerkenverordening, UMVo; in het Engels EUTMR). Het weigert je merk niet omdat er een ouder merk bestaat. Oudere rechten roepen hun houders zelf in, via oppositie tijdens de publicatieperiode of later via een vordering tot nietigverklaring. Het bureau waarschuwt je niet.

De oudere rechten die ertoe doen, zijn grofweg van drie soorten. Ten eerste oudere ingeschreven merken en hangende aanvragen, waarbij de toets identiteit of verwarringsgevaar is (artikel 8, lid 1, UMVo). Ten tweede merken met een reputatie, die ook voor niet-gelijkaardige waren beschermd kunnen zijn tegen gebruik dat ongerechtvaardigd voordeel trekt uit hun onderscheidend vermogen of reputatie of er afbreuk aan doet (artikel 8, lid 5). Ten derde andere oudere tekens, zoals niet-ingeschreven merken en handelsnamen die in het economisch verkeer worden gebruikt, die onder de voorwaarden van artikel 8, lid 4, een oppositie kunnen dragen.

Gebruik telt even zwaar als inschrijving. Artikel 9 UMVo geeft de houder van een ouder merk het recht om het gebruik van een verwarrend overeenstemmend teken voor gelijke of soortgelijke waren of diensten te verbieden, ook als jij zelf nooit een merk indient. De bescherming is territoriaal: een Benelux-inschrijving dekt België, Nederland en Luxemburg, een Uniemerk dekt de Unie.

In de praktijk

Een onderzoek heeft meestal meerdere lagen.

De eerste laag zijn identieke merken in de betrokken klassen en gebieden, gevonden in de officiële databanken (eSearch van het EUIPO, het register van het BBIE, de Global Brand Database van de WIPO en TMview). Dit zijn de duidelijkste conflicten.

De tweede laag zijn gelijkaardige merken: visuele, fonetische en begripsmatige nabijheid, zoals uitgelegd in overeenstemming tussen merken. Dat is het arbeidsintensieve deel, want het onderzoek moet breed genoeg zijn om de realistische conflicten te vangen en smal genoeg om ze niet in ruis te laten verdwijnen. Waren en diensten vergelijken we aan de hand van de Nice-classificatie, en we houden er rekening mee dat gelijkaardige waren in verschillende klassen kunnen zitten.

De derde laag gaat verder dan merken: vennootschaps- en handelsnamen, domeinnamen, handles op sociale media en gebruik op de markt. Onze clearance-engine combineert die bronnen en een advocaat beoordeelt het resultaat.

Een goed onderzoek kijkt ook naar de ouderdom van de oudere rechten. Een merk dat meer dan vijf jaar geleden is ingeschreven, kan worden aangevochten wegens niet-gebruik als het niet daadwerkelijk is gebruikt, en een recent vervallen merk kan nog binnen de respijttermijn worden hernieuwd.

Neem een Gents softwarebedrijf dat zijn product "Zentro" wil noemen. Het register toont geen identiek merk, maar wel een Nederlandse inschrijving voor "Centro" in klasse 9 en een hangende Uniemerkaanvraag voor "Zentrum" in klasse 42. Het onderzoek stopt niet bij "geen identieke treffer". Het beoordeelt hoe de drie namen worden uitgesproken en gelezen, hoe dicht bedrijfssoftware bij de oudere waren en diensten ligt en hoe onderscheidend "Centro" is. De uitkomst kan zijn: gemiddeld risico ten opzichte van "Centro", laag ten opzichte van "Zentrum", doorgaan met een beperktere specificatie en opvolgen. Zo ziet een resultaat er meestal uit: een gegradeerd risico en een aanbeveling.

Een resultaat heeft ook grenzen. Registers publiceren met vertraging, dus heel recente aanvragen ontbreken misschien. Niet-ingeschreven gebruik is moeilijk te vinden. En een clearance bindt geen derde die na de datum van het onderzoek een merk indient.

Veelgestelde vragen

Heb ik een clearance nodig als ik het merk alleen lokaal gebruik en niet laat inschrijven?

Ja. Inbreuk hangt er niet van af of je eigen merk is ingeschreven. Een verwarrend overeenstemmend teken voor gelijkaardige waren in het gebied van een ouder merk kan inbreuk maken, ongeacht hoe ver jouw gebruik reikt.

Waarschuwt het merkenbureau me voor conflicterende merken?

Nee. Het bureau onderzoekt alleen de absolute gronden. Conflicten met oudere merken komen aan het licht wanneer de houder oppositie instelt of nietigheid vordert, en dat kan maanden of jaren later zijn.

Kan ik een naam laten inschrijven die lijkt op een beroemd merk in een andere sector?

Misschien, maar met extra risico. Merken met een reputatie zijn ook buiten gelijkaardige waren beschermd als jouw gebruik ongerechtvaardigd voordeel trekt uit hun onderscheidend vermogen of reputatie of er afbreuk aan doet (artikel 8, lid 5, UMVo). De beoordeling hangt af van de mate van overeenstemming en de sterkte van de reputatie.

Hoe krijg ik het resultaat?

Als een advies met risiconiveaus per conflict en een aanbeveling: doorgaan, doorgaan mits aanpassingen, doorgaan met opvolging of niet doorgaan.

Hoe dit samenhangt

Onze dienst merkenonderzoek past deze methode stap voor stap toe, met goedkeuring door een advocaat, via onze clearance-engine. Bij een gunstig advies gaat het door naar de merkindiening, waar de onderzochte waren en diensten de specificatie van de aanvraag worden.