Wanneer oppositie instellen tegen een merk

Het juridisch kader

Oppositie is een administratieve procedure voor het merkenbureau waarin de houder van een ouder recht het bureau vraagt een latere aanvraag geheel of gedeeltelijk te weigeren voordat ze een ingeschreven merk wordt. Ze is sneller en goedkoper dan een gerechtelijke procedure en is het eerste middel om te overwegen.

Waar en wanneer

Oppositie tegen een Uniemerkaanvraag stel je in bij het EUIPO binnen drie maanden na de publicatie van de aanvraag (artikel 46 van Verordening (EU) 2017/1001, UMVo). Tegen een Benelux-aanvraag stel je ze in bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) binnen twee maanden na de publicatie, en die termijn kan niet worden verlengd. De termijnen zijn strikt. Zijn ze verstreken, dan blijft alleen een vordering tot nietigverklaring of verval tegen het ingeschreven merk over.

Op welke gronden

De meest voorkomende gronden zijn de relatieve gronden van artikel 8 UMVo:

• Artikel 8, lid 1, a) en b): het latere merk is identiek of gelijkaardig aan een ouder merk, voor identieke of soortgelijke waren of diensten, met verwarringsgevaar wanneer de tekens niet identiek zijn of de waren slechts soortgelijk. De beoordeling staat in overeenstemming tussen merken.
• Artikel 8, lid 5: het oudere merk heeft een reputatie en het gebruik van het latere merk zou ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan, ook voor niet-soortgelijke waren.
• Artikel 8, lid 3: een merk dat zonder toestemming door de gemachtigde of vertegenwoordiger van de houder is aangevraagd.
• Artikel 8, lid 4: een ouder niet-ingeschreven merk of ander teken dat in het economisch verkeer wordt gebruikt en meer dan lokale betekenis heeft.

Je kunt oppositie baseren op oudere Uniemerken, nationale merken in de lidstaten, Benelux-merken en internationale inschrijvingen die daar gelden. De procedure bij het BBIE is gebaseerd op oudere rechten onder het Benelux-Verdrag.

Bewijs van gebruik

Is het oudere merk bij de indiening van de latere aanvraag (of de voorrangsdatum) al vijf jaar of langer ingeschreven, dan kan de aanvrager bewijs vragen dat het oudere merk daadwerkelijk is gebruikt in het betrokken gebied voor de ingeroepen waren en diensten (artikel 47, leden 2 en 3, UMVo). Kan de houder dat niet aantonen, dan faalt de oppositie voor zover het merk niet is gebruikt. Check dus je eigen gebruik voordat je indient.

De procedure

Na de indiening start een afkoelingsperiode waarin de partijen kunnen onderhandelen en die ze in onderling overleg kunnen verlengen. Komt er geen minnelijke oplossing, dan wisselen de partijen argumenten en bewijs uit en beslist het bureau. De partij die verliest, draagt meestal de taksen en kosten van de procedure. Tegen de beslissingen kan beroep worden ingesteld.

In de praktijk

Beslissende factoren

De beslissing om oppositie in te stellen is een mix van juridische en commerciële vragen.

• Sterkte van het conflict. Nauw verwante tekens voor verwante waren in je kernklassen vormen de sterkste zaak. Een gedeeld beschrijvend element is zwak.
• Sterkte van je merk. Een onderscheidend merk met reputatie heeft een ruimere reikwijdte. Check eerst het bewijs van gebruik als je merk ouder is dan vijf jaar.
• Commerciële impact. Is de aanvrager een concurrent, een licentienemer, een mogelijke partner? Oppositie kan standpunten verharden die een onderhandeling had kunnen oplossen.
• Kosten tegenover baten. Oppositie kost taksen en tijd. Een zwakke oppositie riskeert kosten en kan je positie later verzwakken.
• Je eigen track record. Een houder die nooit is opgetreden tegen gelijkaardige merken, kan het argument krijgen dat zijn teken zwakker is dan hij beweert.

Alternatieven

Oppositie is niet het enige middel. Je kunt de aanvrager aanschrijven om te onderhandelen over een beperktere specificatie of een coëxistentieovereenkomst, wat de zaak vaak goedkoper regelt. Je kunt bij het bureau opmerkingen indienen over absolute gronden, al word je daarmee geen partij in de procedure. En je kunt het laten en later nietigheid overwegen, met in het achterhoofd dat een houder die een later Uniemerk vijf opeenvolgende jaren wetens duldt, het recht verliest om het aan te vechten (artikel 61 UMVo).

Een Brugse ambachtelijke brouwer is houder van het Uniemerk "Kaldera" voor bier. Zijn bewaking meldt een Uniemerkaanvraag voor "Caldera" voor frisdranken en mineraalwater. De tekens klinken bijna identiek en bier en frisdranken zijn verwante dranken. Het merk van de brouwer werd zes jaar geleden ingeschreven, dus de aanvrager kan bewijs van gebruik vragen. De brouwer verkoopt al die tijd onder het merk, met facturen naar België, Nederland en Duitsland. Hij stelt oppositie in. Tijdens de afkoelingsperiode stemt de aanvrager ermee in de aanvraag in te trekken en de zaak eindigt zonder beslissing. Had de brouwer het merk maar voor één productlijn gebruikt, dan was de oppositie misschien beperkter geweest, of aan onderhandeling overgelaten.

Onze merken- en modellenbewaking signaleert zulke aanvragen op tijd, en de portefeuille- en termijntechnologie volgt de oppositietermijn op zodra de beslissing is genomen. Een advocaat bevestigt elke berekende datum.

Veelgestelde vragen

Wie kan oppositie instellen?

Vooral de houder van een ouder merk of ander ouder recht, en in sommige gevallen een licentiehouder, afhankelijk van de grond. De voorwaarden staan in de Verordening en, in de Benelux, in het Verdrag.

Kan ik de oppositietermijn verlengen?

Nee. De drie maanden bij het EUIPO en de twee maanden bij het BBIE zijn vast. Alleen de afkoelingsperiode na de indiening kun je in onderling overleg verlengen.

Wat als ik de termijn mis?

Je behoudt je rechten, maar dan moet je de nietigheid of het verval van het ingeschreven merk vorderen, en dat is trager en duurder.

Loont oppositie bij een zwak conflict?

Vaak niet. Onderhandeling of opvolging is meestal evenrediger. Wat telt: een weloverwogen beslissing die je vastlegt.

Hoe dit samenhangt

Merkbewaking en oppositie brengt de bewaking, de beoordeling en de oppositie samen. Het gebruikt onze merken- en modellenbewaking om aanvragen op tijd te vinden en onze portefeuille- en termijntechnologie om elke datum op te volgen.